Registrazione MARCHIO INTERNAZIONALE

Proteggi il TUO marchio a livello internazionale, per 10 anni o all'infinito!

Se avete intenzione di operare all’estero, anche al di fuori al di fuori dell’ambito europeo, e volete registrare un marchio nei paesi in cui siete presenti o avrete intenzione di operare, la scelta giusta è il sistema del marchio internazionale.

Eseguiamo per Voi il deposito online della domanda di registrazione di un marchio internazionale presso l’WIPO - World international property organization – con sede a Ginevra in Svizzera. Vuoi conoscere i costi?

Se siete titolari di un marchio nazionale od Europeo, registrato o allo stato di domanda, c.d. “marchio base” potrete estendere il Vostro marchio in uno o più Paesi esteri, europei e/o extraeuropei, tra quelli aderenti alla Convenzione di Madrid basata su due trattati (l’Accordo e il Protocollo di Madrid).

PAESI ADERENTI

Albania, Algeria, Antigua E Barbuda, Antille Olandesi, Armenia, Austria, Australia, Azerbaidjan, Bahrain, Belarus, Benelux, Bhutan, Isla Bonaire, San Eustachio E Saba, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Bulgaria, Cina, Colombia, Croazia, Cuba, Curacao, Cipro, Corea Del Nord, Corea Del Sud, Danimarca, Egitto, Estonia, Ex-Repubblica Yugoslavia Di Macedonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Filippine, Georgia, Germania, Ghana, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Iran, Irlanda, India, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lesotho, Lituania, Madagascar, Marocco, Mongolia, Montenegro, Moldavia, Mozambico, Messico, Namibia, Norvegia, Nuova Zelanda, Oapi, Oman, Polonia, Portogallo, Principato Di Monaco, Repubblica Ceca, Romania, Ruanda, Saint Martin, San Marino, Sao Tome, Siria, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Sudan, Swaziland, Sierra Leone, Svezia, Singapore, Stati Uniti, Tadjikistan, Turmekistan, Turchia, Ungheria, Ucraina, Unione Europea, Uzbekistan, Vietnam, Kazakistan, Kirghizistan, Serbia, Kenya, Zambia.

La registrazione internazionale è dunque un’estensione della tutela territoriale di un marchio nazionale o europeo che si ottiene attraverso la presentazione di un'unica domanda di registrazione, secondo la procedura amministrata dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale OMPI (in inglese WIPO - World Intellectual Property Organization)

La Convenzione di Madrid, stipulata nel 1891, ha creato un sistema per il deposito di marchi internazionali retto dall'Accordo di Madrid (1891) e dal Protocollo di Madrid (1989). Il sistema è amministrato dall‘OMPI di Ginevra, in Svizzera, che detiene il registro dei marchi internazionali.

Vantaggi del Sistema di Madrid

Il Sistema di Madrid presenta dei vantaggi per chi intende estendere il proprio marchio all’estero:

è una procedura semplificata che consente con un’unica domanda, in unica lingua, di richiedere la registrazione di un marchio in uno o più degli oltre 90 Paesi aderenti alla Convenzione di Madrid, evitando di presentare tante domande di registrazione del marchio quanti sono i paesi interessati. Si tratta di un “Fascio di Marchi” che dà luogo alla concessione di tanti marchi nazionali quanti sono i paesi designati
prevede il pagamento di un’unica serie di tasse ed il costo connesso al deposito internazionale del marchio è di regola meno elevato rispetto all'insieme delle tasse nazionali che si dovrebbero pagare nel caso in cui si eseguissero dei singoli depositi nazionali negli stessi paesi.
vi è un’unica serie di scadenze
procedura semplificata anche per il rinnovo del marchio

Livello di protezione

La registrazione di un marchio internazionale comporta la protezione del marchio nei Paesi prescelti con effetti corrispondenti ad un deposito nazionale in quei Paesi, quindi conferisce al suo titolare il riconoscimento di un “fascio di marchi nazionali”, con la possibilità però di gestirli in modo unitario.

Pur trattandosi di un’unica registrazione, vi può essere il rifiuto di protezione da parte di un singolo Stato ed in questo caso si può rinunciare alla protezione per questo paese o si possono limitare le classi di prodotti o servizi per un singolo Paese. Il marchio internazionale infatti, a differenza del marcio UE, non è un marchio sovranazionale.

Dopo la registrazione è sempre possibile ampliare il numero di Paesi designati, con una sola domanda (designazione posteriore).

Analogamente, il trasferimento della proprietà del marchio può essere fatto anche solo limitatamente ad un Paese.

Le sentenze di decadenza per non uso o conseguenti a tutela di diritti anteriori, possono essere emesse anche limitatamente a uno o più Stati designati.

Le fasi della procedura di registrazione presso WIPO

Il deposito della domanda

Per presentare la domanda di registrazione di un marchio internazionale è indispensabile il possesso di due requisiti:

l’esistenza di un “marchio di base” depositato o registrato
che il richiedente (persona fisica, società o ente) abbia una sede seria ed effettiva, uno stabilimento industriale o commerciale, oppure un domicilio o la nazionalità nel Paese d’origine, dove cioè viene presentata la registrazione di base che, ovviamente, deve essere uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Madrid.

La domanda va presentata all'Ufficio Internazionale per il tramite dell'Ufficio Marchi Nazionale di Origine (in Italia, pertanto, la domanda deve essere presentata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi UIBM). L’Ufficio di origine, dopo un primo esame, la inoltrerà nel termine di due mesi all’OMPI di Ginevra che, dopo un esame preliminare, a sua volta trasmetterà le domande agli Uffici Marchi di ciascuno dei paesi designati nella domanda stessa.

Designazione paesi

La domanda internazionale deve indicare i Paesi aderenti alla Convenzione di Madrid nei quali il marchio deve essere protetto.

Esame della domanda.

L’Ufficio Marchi di ciascun Paese designato esamina la domanda ricevuta sulla base della propria legislazione nazionale.

Se la domanda internazionale non risponde ai requisiti previsti per le domande nazionali, o è stata oggetto di opposizione, l’Ufficio Marchi dello stato designato ha il diritto di rifiutare la protezione sul proprio territorio.

Tale rifiuto può avvenire nel tempo limite fissato dall’Accordo o dal Protocollo, corrispondente a 12 mesi. Dell’eventuale rifiuto viene data notizia al titolare. Tale provvedimento viene inoltre menzionato nel registro dei marchi internazionali con pubblicazione nella Gazzetta.

e il titolare del marchio non ha ricevuto alcuna comunicazione nel tempo limite, sopra indicato, può considerare il proprio marchio registrato, con effetti di protezione equivalenti ai marchi nazionali dei Paesi designati.

Priorità.

In sede di deposito della domanda internazionale può essere rivendicata la priorità se la domanda internazionale viene depositata entro sei mesi dalla data del deposito nazionale, facendo partire da quest’ultima gli effetti di protezione e tutela anche per il titolo estensivo.

Durata e Dipendenza dal “marchio base” (Attacco Centrale).

IL Marchio internazionale ha una durata di 10, a partire dalla data di deposito, e per i primi 5 anni dalla data di registrazione la sua vita è legata alle sorti della domanda o registrazione di base. Se durante questo periodo la domanda di base viene respinta dall’Ufficio nazionale o ritirata dal titolare; se la registrazione decade perché impugnata in Tribunale, o non si provvede al rinnovo del marchio nazionale nel termine previsto, il marchio internazionale decade automaticamente in tutti Paesi designati. Decorso questo periodo di cinque anni, il marchio internazionale sopravvive indipendentemente dal a registrazione nazionale del Paese d’origine.

Rapporti tra il Marchio Internazionale e il Marchio dell’Unione Europea

L’Unione Europea ha aderito alla Convenzione di Madrid (Protocollo) pertanto è possibile presentare una domanda di registrazione internazionale basata su una domanda o una registrazione di Marchio dell’Unione, nonché designare l’Unione Europea in una domanda internazionale o in una domanda di estensione posteriore, quale parte contraente.

Estensione territoriale posteriore

Una volta ottenuta la registrazione internazionale, è possibile ampliare il numero di Paesi designati, con una domanda di designazione posteriore.

Rinnovo di un marchio internazionale

Allo scadere dei 10 anni di registrazione è possibile richiederne il rinnovo per un pari periodo, senza limitazioni, dietro pagamento delle tasse prescritte. L’Ufficio internazionale manda un avviso al titolare del marchio o suo mandatario, sei mesi prima della scadenza.

Il rinnovo può essere effettuato per tutti i Paesi designati o anche solo per alcuni di essi.

Vuoi conoscere i costi? Chiedici un preventivo personalizzato!

Avv. Simona Madesani